ВС: исключительные права на товарные знаки входят в конкурсную массу до момента госрегистрации их перехода

Предыстория: в рамках дела СИП-173/2022 Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение между Владимиром Шуравко и Виталием Кривулиным. По его условиям Кривулин обязался передать исключительные права на товарные знаки за 1 тыс. р. Стороны заключили договор об отчуждении.

19 октября 2022 г. Шуравко подал заявление в Роспатент о регистрации перехода прав. Но 25 апреля 2023 г. Кривулина признали банкротом. Роспатент потребовал согласие финуправляющего на регистрацию, а при его отсутствии — отказал в регистрации.

Суды трёх инстанций удовлетворили требования Шуравко, указав: на момент утверждения мирового соглашения банкротство Кривулина введено не было; договор заключён во исполнение судебного акта; ТЗ не входят в конкурсную массу, поскольку отчуждение состоялось до банкротства; согласие финуправляющего не требуется.

Верховный суд

ВС отменил судебные акты, указав, что исключительное право на ТЗ переходит только в момент госрегистрации. Поскольку на дату признания Кривулина банкротом регистрация не состоялась, ТЗ вошли в конкурсную массу.

По Закону о банкротстве регистрация перехода прав осуществляется только по заявлению финуправляющего. Мировое соглашение порождает лишь обязательство, но не является основанием перехода прав, подлежащих регистрации.

Мнение экспертов

Юрий Пустовит, управляющий партнер АБ «Юг»

— Дело интересно правильным подходом ВС к решению сложного вопроса о правильной стыковке процессуального законодательства, законодательства об интеллектуальной собственности и банкротстве. С т.з. процесса ВС повторил свою позицию о том, что мировое соглашение — это сделка, порождающая обязательство. С т.з. интеллектуальной собственности ВС правильно обратил внимание на то, что отчуждение товарных знаков подлежит регистрации, до момента которой они принадлежать их текущему правообладателю. С т.з. банкротства ВС верно применил нормы о том, что сделки гражданина-банкрота исполняются только с согласия финансового управляющего. Соединив все эти три довода, ВС получил правильный ответ на вопрос: может ли Роспатент регистрировать отчуждение на основании мирового соглашения принадлежащих должнику товарных знаков, если на это не дал согласия финуправляющий? Ответ: нет, не может. Я думаю, это правильный ответ и позиция ВС должна быть поддержана на практике.

София Тарасова, старший юрист юридической компании «ЮКАМ»

— ВС дополнительно напомнил, что переход исключительного права на ТЗ по договору отчуждения наступает исключительно с момента госрегистрации, а не с даты заключения договора либо утверждения мирового соглашения.

При признании правообладателя банкротом до регистрации спорные исключительные права остаются за должником и подлежат включению в конкурсную массу. Следовательно, распоряжение такими правами и совершение регистрационных действий допускается только финансовым управляющим; заявления, поданные должником (либо без участия управляющего), исполнению не подлежат.

ВС фактически указал, что утвержденное судом мировое соглашение создает обязательство между сторонами, но не «заменяет» публичную процедуру госрегистрации и не может обходить банкротный режим имущества. В этой связи отказ Роспатента в регистрации при отсутствии надлежащего волеизъявления (заявления/согласия) ФУ признан соответствующим закону.

Практическая значимость позиции заключается в предотвращении вывода IP-активов из конкурсной массы через последующую регистрацию «старых» сделок. Для участников оборота вывод состоит в необходимости обеспечивать регистрацию перехода права до введения процедуры банкротства либо осуществлять приобретение или оформление прав в рамках банкротных механизмов с участием финуправляющего.